Wat is een vervolgoctrooiaanvraag?

een vervolgoctrooiaanvraag is een octrooiaanvraag waarmee u, de octrooiaanvrager, octrooiclaims kunt indienen die gebaseerd zijn op dezelfde inventiebeschrijving en tekeningen als een andere aanvraag die u hebt ingediend en die nog in behandeling is. De in behandeling zijnde aanvraag wordt vaak de “ouder” aanvraag genoemd, en de continuation patent application, en alle afgesplitste patentaanvragen of continuation-in-part patent applications, worden “kind” aanvragen genoemd, die een patent “familie” vormen; “ze worden soms aangeduid als een” voortzetting, “een” divisional, “en een” continuation-in-part.”Net als elke octrooiaanvraag moeten ze allemaal een abstracte, patentillustraties hebben, een schriftelijke beschrijving van de tekeningen (de zogenaamde “specificatie”) en patentclaims.

Wat is een vervolgoctrooiaanvraag?

een voortzetting is een nieuwe octrooiaanvraag, met dezelfde octrooiafbeeldingen en schriftelijke beschrijving van de tekeningen, en dezelfde prioriteitsdatum als de oorspronkelijke octrooiaanvraag.

een voortzetting heeft andere claims dan de moederoctrooiaanvraag: de claims van de voortzetting kunnen breder zijn, of kunnen betrekking hebben op een ander aspect van de uitvinding dan werd geclaimd in de ouderoctrooiaanvraag, of kunnen betrekking hebben op het product of de Dienst van een concurrent die werd beschreven maar niet geclaimd in de ouderoctrooiaanvraag, en kwam op de markt na de prioriteitsdatum van de ouderoctrooiaanvraag. De sleutel is dat de voortzetting nieuwe patentclaims moet hebben, maar geen nieuw materiaal in de patentillustraties of een schriftelijke beschrijving van de tekeningen.

Wat is een afgesplitste toepassing?

een afgesplitste octrooiaanvraag is vergelijkbaar met een voortzetting, met dezelfde specificatie en octrooiillustraties als de ouderoctrooiaanvraag en dezelfde prioriteitsdatum, maar de afgesplitste octrooiaanvraag bevat octrooiclaims die al bij de ouderaanvraag waren ingediend. Deze claims kunnen vrijwillig zijn ingetrokken of geannuleerd, of de aanvrager kan zijn verplicht om dit te doen in een soort kantoor actie genaamd een verkiezing/beperking eis (zie mijn blog post over verkiezing/beperking eisen voor meer info). De claims kunnen worden ingediend voor onderzoek, in een afgesplitste octrooiaanvraag, op elk moment na het maken van de verkiezing of beperking en voordat octrooi vervolging is gesloten op de octrooifamilie (bijvoorbeeld, voordat claims worden uitgegeven of alle hangende aanvragen worden opgegeven).

Wat is een gedeeltelijk vervolgoctrooiaanvraag?

een gedeeltelijk vervolgaanvraag is als een vervolgaanvraag, in die zin dat het dezelfde specificatie en patentillustraties bevat als de oorspronkelijke octrooiaanvraag, en ook nieuwe claims bevat die nog niet eerder zijn ingediend. Maar in tegenstelling tot een continuation bevat een continuation-in-part ook nieuw materiaal, nieuw toegevoegd aan de specificatie en patentillustraties. De nieuwe claims zijn, althans gedeeltelijk, gericht op het nieuwe materiaal, en daarom hebben de nieuwe claims een andere prioriteitsdatum dan de oorspronkelijke indieningsdatum van de moederoctrooiaanvraag: zij hebben als prioriteitsdatum de datum waarop de vervolgaanvraag gedeeltelijk wordt ingediend.

Als u de uitvinding hebt verfijnd, of elementen ervan hebt toegevoegd of verwijderd, sinds de datum van indiening van uw eerste octrooiaanvraag in de octrooifamilie (dat wil zeggen uw vroegste prioriteitsdatum), dan is een gedeeltelijke voortzetting van de octrooiaanvraag de moeite waard.

een gedeeltelijk vervolg kan claims hebben die alleen gericht zijn op het oorspronkelijke materiaal van de oorspronkelijke octrooiaanvraag, maar het kan een betere strategie zijn – afhankelijk van het onderwerp van de oorspronkelijke materiële claims en van de nieuwe materiële claims, en hoeveel claims er zijn-om een voortzetting en een gedeeltelijk vervolgaanvraag afzonderlijk van elkaar in te dienen.

Deze grafiek geeft een samenvatting van de inhoud van de aanvraag, claims en prioriteitsdata van een hypothetische octrooifamilie.

Wanneer kan een vervolgoctrooiaanvraag worden ingediend?

een vervolgaanvraag kan worden ingediend terwijl een ouderoctrooiaanvraag in behandeling is – de ouderaanvraag kan Nieuw worden ingediend, of jaren geleden worden ingediend en nog steeds in behandeling zijn, en kan octrooiclaims toestaan. Zolang de moederoctrooiaanvrage niet is afgegeven of niet is opgegeven, kan een voortzetting worden ingediend, evenals een afgesplitste octrooiaanvrage of een gedeeltelijk vervolgaanvrage.

Als u een Notice of Allowance in uw octrooiaanvraag hebt ontvangen – dat wil zeggen, u heeft octrooiclaims toegestaan in een aanvraag – moet u snel beslissen of u een voortzetting wilt indienen, zodat u genoeg tijd hebt om de nieuwe claims voor te bereiden en in te dienen voordat u de toegestane octrooiclaims aanvraagt. De USPTO heeft een termijn van drie maanden voor het betalen van de uitgifte vergoeding en eventuele publicatie vergoeding, en die periode is niet verlengbaar (veel USPTO deadlines zijn, maar deze niet). Als je die claims wilt uitgeven, wil je die deadline niet missen! En u moet een voortzetting, of continuation-in-part of afgesplitste octrooiaanvragen indienen voordat u een aanvraag indient voor uitgifte.

hoeveel kost een voortzetting, afsplitsing of gedeeltelijke voortzetting van een octrooiaanvraag?

de kosten voor het opstellen en indienen van een vervolgaanvraag zijn in de eerste plaats de kosten voor het bespreken van de strategische overwegingen en het kiezen van de richting van de octrooiaanspraken, het schrijven van de claims, het voorbereiden van de aanvraagdocumenten en het indienen van de aanvraag. Er zijn ook USPTO kosten-zie mijn blog post op het indienen van Vergoedingen, en deze link naar de huidige USPTO patent vergoeding schema. De tijd die nodig is voor discussie kan sterk variëren, evenals de tijd voor het opstellen van de claims, afhankelijk van het onderwerp en hoeveel claims we van plan zijn te schrijven. Aanvragers moeten verwachten dat een ruwe kosten van ongeveer $ 3,000 tot $ 6,000 voor de planning, claim schrijven, en het indienen, plus de USPTO kosten (en neem een kijkje op mijn blog post op octrooiaanvraag kosten te vergelijken met de kosten van een nieuwe octrooiaanvraag). Ook voor een afgesplitste octrooiaanvraag zijn er strategische overwegingen, maar de claims zijn al eerder geschreven, dus de kosten zijn lager ten opzichte van een voortzetting.

voor een gedeeltelijk voortgezette octrooiaanvraag kunnen de kosten hoger zijn dan de benaderende marges voor een voortzetting, omdat voor de aanvraag aanvullende octrooiafbeeldingen en aanvullend materiaal in de specificatie nodig zijn.

vragen over vervolgaanvragen?

heeft u vragen over de mogelijkheden om uw patentfamilie uit te breiden? Neem een kijkje op mijn post bespreken strategieën voor voortzetting octrooiaanvragen. Bel me op 617-340-9295 of e-mail me op mijn Contact pagina. Of vind me op LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter of Avvo. Benieuwd naar het patentbeeld bovenaan deze blogpost? Het is van US Patent 5,246,374, voor een ” uitbreidbare stamboom en modulaire kit voor het bouwen van hetzelfde.”