Définition
L’utilisation d’une marque ou d’un nom commercial dans le commerce est suffisamment similaire à une marque célèbre pour que, par association, elle réduise, ou est susceptible de réduire, la perception du public que la marque célèbre signifie quelque chose d’unique, de singulier ou de particulier.
La dilution comporte deux principaux inconvénients : le flou et le ternissement. La dilution par flou se produit lorsque le caractère distinctif d’une marque célèbre est altéré par l’association avec une autre marque ou un autre nom commercial similaire. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B). La dilution par ternissement se produit lorsque la réputation d’une marque célèbre est lésée par l’association avec une autre marque ou un autre nom commercial similaire. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(C).
Vue d’ensemble
Promulguée en 1996, la Loi fédérale sur la dilution des marques (FTDA), 15 U.S.C. § 1125(c), crée une cause d’action fédérale pour protéger les marques célèbres contre toute utilisation non autorisée; pour empêcher les tiers de faire du commerce sur la bonne volonté et la renommée établie de ces marques; et pour empêcher la dilution de la qualité distinctive de ces marques. Le FTDA est destiné à empêcher à la fois la dilution réelle et la dilution probable.
Le titulaire d’une marque célèbre a droit à une injonction contre une autre personne qui utilise dans le commerce une marque ou un nom commercial susceptible de provoquer une dilution de la marque célèbre indépendamment de la présence ou de l’absence de confusion réelle ou probable, de concurrence ou de préjudice économique réel. Voir 15 U.S.C. § 1125(c). Une marque est considérée comme célèbre si elle est largement reconnue par le grand public consommateur des États-Unis. Les facteurs permettant de déterminer si une marque possède le degré de reconnaissance nécessaire comprennent: la durée, l’étendue et la portée géographique de la publicité et de la publicité de la marque; le volume et l’étendue géographique des ventes de produits ou de services offerts sous la marque; et l’étendue de la reconnaissance effective de la marque. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(A). Pour établir une allégation de dilution, la marque doit être devenue célèbre avant le début de l’utilisation de la marque ou de la dénomination commerciale prétendument diluante.
Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une marque ou un nom commercial est susceptible de provoquer une dilution par flou comprennent : le degré de similitude entre la marque ou le nom commercial et la marque célèbre; le degré de caractère distinctif inhérent ou acquis de la célèbre marque; la mesure dans laquelle le titulaire de la célèbre marque exerce un usage substantiellement exclusif de la marque; le degré de reconnaissance de la célèbre marque; le fait que l’utilisateur de la marque ou de la dénomination commerciale ait eu l’intention de créer une association avec la célèbre marque; et toute association effective entre la marque ou la dénomination commerciale et la célèbre marque. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(2)(B).
Certaines utilisations de marques célèbres, telles que l’utilisation équitable, ne peuvent pas faire l’objet d’une action en tant que dilution. L’utilisation équitable comprend l’utilisation de la marque autre que comme désignation de source pour les produits ou services en relation avec: la publicité ou les promotions qui permettent aux consommateurs de comparer des produits ou des services; et l’identification et la parodie, la critique ou les commentaires sur le propriétaire de la marque ou les produits ou services liés à la marque. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A). De plus, la dilution est l’utilisation d’une marque célèbre sous quelque forme que ce soit de commentaires ou de reportages d’actualités, et toute utilisation non commerciale de la marque. Voir 15 U.S.C. § 1125(c)(B) et (C).