Comment puis-je savoir si je dois déposer une divulgation d’invention?
Une divulgation d’invention doit être remplie et soumise pour toute invention, découverte, outil de recherche, procédé, savoir-faire ou logiciel susceptible de résoudre un problème important et/ou d’avoir une valeur significative. L’invention n’a pas besoin d’être « prête pour le marché. »
Les règles des régents, et souvent aussi du commanditaire de la recherche, exigent qu’un inventeur de propriété intellectuelle divulgue toute invention soumise à la propriété de l’université s’il estime qu’il peut y avoir un potentiel commercial.
Quel est le but d’une divulgation d’invention?
Une divulgation d’invention est une description confidentielle d’une invention soumise par les inventeurs à OTC pour lancer le processus de commercialisation. L’invention concerne des aspects techniques de la technologie, tels que la science derrière l’invention, ses avantages par rapport à l’état de la technique, ses inconvénients potentiels et son champ d’utilisation. En outre, la divulgation de l’invention traite de questions juridiques (telles que la propriété intellectuelle et les charges). En soumettant une divulgation, l’inventeur permet à OTC d’offrir de l’aide et du soutien tout au long du processus de commercialisation si l’université affirme son intérêt pour la technologie.
Comment soumettre une divulgation?
Les formulaires et instructions de divulgation d’invention sont disponibles en format Word dans la section » Formulaires pour les inventeurs » de ce site Web. Les inventeurs doivent enregistrer le document Word approprié sur leur ordinateur, le compléter et l’envoyer à OTC sous forme électronique, suivi d’une copie papier avec les signatures des inventeurs. Les formulaires des inventeurs sont mis à jour régulièrement — la version la plus récente de chaque formulaire se trouve sur la page « Formulaires pour les inventeurs « .
Il est important de remplir complètement la divulgation de l’invention, en particulier les informations sur l’inventeur, car les informations demandées sont requises par l’Office des brevets et des marques des États-Unis. Si vous avez des questions sur le formulaire de divulgation de l’invention, contactez l’administrateur des brevets d’OTC.
Quand une invention est-elle prête à être soumise à OTC ?
Soumettez une divulgation d’invention dès que vous déterminez que votre invention est potentiellement brevetable ou peut avoir une valeur commerciale. Regents’ Rules, la règle 90101 exige que les inventeurs soumettent une divulgation d’invention « beforeavant qu’elle ne soit divulguée à toute partie en dehors du système UT, au public en général ou à des fins commerciales, et avant de la publier. »En cas de doute, contactez un spécialiste des licences chez OTC pour discuter de votre invention.
Dans tous les cas, soumettre une divulgation d’invention au moins 60 jours avant la publication ou la présentation de l’invention. Les inventions qui sont divulguées publiquement avant le dépôt d’une demande de brevet peuvent perdre la protection par brevet en dehors des États-Unis.
Qu’est-ce qui est considéré comme une divulgation publique d’une invention?
Tout ce qui est facilement accessible au public (un article de journal, un résumé, une présentation de conférence, une séance d’affiches, une publication sur Internet, une proposition de recherche non confidentielle, un communiqué de presse, même une thèse indexée à la bibliothèque) qui décrit les idées de base avec suffisamment de détails pour qu’une personne de compétence ordinaire dans le domaine puisse fabriquer et utiliser l’invention.
Montrer ou raconter ces idées à une personne qui n’est pas un inventeur de la technologie et qui n’est pas liée par un accord de non-divulgation peut également constituer une divulgation, tout comme la vente ou la mise en vente d’un prototype de l’invention.
Remarque : Si votre invention est le résultat d’une recherche ou d’une collaboration parrainée par l’industrie, l’accord de recherche parrainé (ERS) peut contenir une exigence contractuelle donnant au commanditaire un certain délai pour examiner la publication avant sa publication publique.
Si je divulgue publiquement une invention et que je n’ai pas encore présenté de divulgation d’invention, avons-nous perdu les droits de brevet?
Oui et non. Les droits américains ne peuvent pas être perdus si la divulgation publique a eu lieu au cours de la dernière année; la plupart des droits étrangers sont perdus lors de la première divulgation ou publication publique. Aux États-Unis, l’Office des brevets et des marques des États-Unis accorde un an à compter de la date de la première publication ou de la divulgation publique pour déposer un brevet.
Qui devrait figurer dans la description de l’invention en tant que contributeur?
Tous les contributeurs aux idées menant à une invention doivent être énumérés dans la divulgation — y compris le chercheur principal, les assistants de recherche, les étudiants, le personnel, les scientifiques invités — qu’ils ne soient pas ou non des employés de UT Austin.
Si l’invention résulte d’une recherche parrainée par l’industrie, dois-je encore soumettre une divulgation d’invention à l’université?
Oui. Vous devez toujours soumettre une divulgation d’invention à OTC et vous assurer qu’elle comprend une liste complète des commanditaires de cette recherche. OTC informera le commanditaire conformément au contrat de recherche parrainé (SRA) et effectuera des communications avec le commanditaire pertinentes pour que le commanditaire fasse valoir ses droits sur l’invention.
Dans le cas d’inventions résultant d’un financement fédéral, le chercheur principal ou le gestionnaire responsable doit informer OTC de ces arrangements dans la divulgation de l’invention; OTC gère les rapports gouvernementaux en ce qui concerne les activités de brevetage. Si l’université ne demande pas de protection par brevet pour l’invention, l’organisme parrain peut choisir de le faire.
Si l’ARS donne à un promoteur le droit de concéder une licence, cela empêchera généralement OTC de prendre des mesures indépendantes en ce qui concerne la concession de licence de l’invention, à moins que le promoteur refuse de faire valoir un intérêt dans l’invention.
Y a-t-il d’autres raisons pour lesquelles l’université pourrait ne pas être en mesure de prendre des mesures indépendantes sur une invention divulguée?
Oui. D’autres arrangements avec des tiers donnent parfois à des tiers des intérêts dans le brevetage et/ou la licence d’inventions universitaires. Des exemples peuvent inclure:
- Accords de transfert de matériel
- Accords de collaboration
- Protocoles d’entente (PE)
- Accords d’étude conjointe
- Accords de licence préexistants
Pour cette raison, il est important que le chercheur principal ou le gestionnaire responsable inclue dans la divulgation de l’invention une liste complète de toutes les relations avec des tiers.
Si une invention a été développée conjointement avec un autre établissement de recherche ou une entreprise, qu’un accord ait ou non été conclu avec cette autre entité, le fait de la copropriété affectera la façon dont l’invention est traitée de gré à gré:
- En ce qui concerne les inventions détenues conjointement avec d’autres établissements de recherche, s’il n’y a pas déjà d’accord en place régissant la façon dont l’invention sera traitée, OTC conclura généralement un « accord interinstitutionnel » avec l’autre établissement qui couvre qui prendra la tête de la poursuite du brevet et de la commercialisation de l’invention, comment les dépenses liées aux brevets seront traitées et comment le produit de la commercialisation sera partagé entre les établissements.
- Pour les inventions détenues conjointement avec des entreprises commerciales, l’accord de recherche parrainé régira généralement le paiement des frais de brevet et les droits du commanditaire d’obtenir une licence pour la technologie. S’il n’y a pas d’accord de recherche parrainé en place, OTC travaillera avec le copropriétaire pour établir un arrangement en ce qui concerne le brevetage et la commercialisation/ la licence de l’invention.
Dois-je soumettre une divulgation d’invention pour une invention qui a été développée conjointement avec un autre établissement universitaire ou une entreprise commerciale?
Oui. Dans ce cas, UT aura une participation en copropriété. Vous devez soumettre une divulgation d’invention avec la signature de l’investigateur principal de l’UT et de tous les inventeurs de l’UT. Il est fortement recommandé d’obtenir les signatures d’inventeurs qui ne sont pas des UT, mais il n’est pas nécessaire pour le traitement de gré à gré de la divulgation.
Si j’ai déjà rempli le formulaire de divulgation d’invention d’un autre établissement de recherche copropriétaire de l’invention, dois-je encore remplir une divulgation d’invention de GRÉ à gré?
Oui. Il existe rarement, voire jamais, une corrélation individuelle des informations sur les formulaires de divulgation d’invention provenant de différentes institutions. Toutefois, pour compléter la divulgation de l’invention UT Austin, il est acceptable de joindre le formulaire dûment rempli de l’autre institution et de le renvoyer, le cas échéant.
Dois-je compléter une divulgation d’invention pour un logiciel ?
Oui. Quel que soit le mécanisme de distribution du logiciel (commercial, open source ou double licence), les créateurs souhaitant distribuer le logiciel doivent soumettre un formulaire de divulgation du logiciel. Notez que les divulgations de logiciels sont évaluées du point de vue de la protection du droit d’auteur, et non de la protection par brevet. Certains développements de logiciels contiendront également du matériel brevetable; si tel est le cas, les inventeurs doivent également remplir, signer et soumettre un formulaire de divulgation en sciences physiques. Les deux formulaires de divulgation, logiciels et sciences physiques, devraient se référencer mutuellement. OTC discutera des stratégies de protection de la PI avec le chercheur principal ou le gestionnaire responsable.
Que se passe-t-il une fois qu’une divulgation d’invention est soumise à OTC?
Après avoir reçu une divulgation d’invention, OTC contactera le ou les inventeurs et fournira le numéro de dossier UT Austin attribué à la divulgation d’invention. En fonction de la nature de sa science, chaque invention est attribuée à un spécialiste des licences selon le secteur industriel.
Pourquoi OTC me demanderait-il de fournir plus de données habilitantes ?
Le droit des brevets exige que la demande de brevet comporte une spécification technique qui contient une » description de l’invention, ainsi que de la manière et du procédé de fabrication et d’utilisation de celle-ci, en des termes complets, clairs, concis et exacts de manière à permettre à toute personne du métier à laquelle elle se rapporte, ou avec laquelle elle est la plus proche, de la fabriquer et de l’utiliser, et expose le meilleur mode envisagé par l’inventeur pour réaliser son invention. » Un simple concept ne suffit pas pour répondre à l’exigence d' » habilitation « .
Si l’inventeur ne dispose pas de suffisamment de données pour soutenir l’activation, le gestionnaire responsable en sera informé et le processus d’examen de gré à gré sera temporairement suspendu jusqu’à ce que l’inventeur dispose de suffisamment de données. Si la période de suspension est supérieure à 90 jours, OTC clôturera son dossier sur l’invention. La fermeture du fichier n’empêche pas l’inventeur de soumettre ultérieurement une nouvelle divulgation lorsqu’il dispose d’autres données habilitantes.