¿Cómo sé si debo presentar una divulgación de invenciones?
Se debe completar y presentar una divulgación de invenciones para cualquier invento, descubrimiento, herramienta de investigación, proceso, conocimiento o software que pueda resolver un problema significativo y/o tener un valor significativo. La invención no tiene que estar «lista para el mercado».»
Las reglas de regentes, y a menudo también el patrocinador de la investigación, requieren que un inventor de propiedad intelectual divulgue cualquier invención sujeta a la propiedad de la universidad si cree que puede haber potencial comercial.
¿Cuál es el propósito de la divulgación de una invención?
La divulgación de una invención es una descripción confidencial de una invención presentada por los inventores a la OTC para iniciar el proceso de comercialización. La divulgación de la invención aborda aspectos técnicos de la tecnología, como la ciencia detrás de la invención, sus ventajas sobre el estado de la técnica, sus posibles inconvenientes y su alcance de uso. Además, la divulgación de la invención aborda cuestiones jurídicas (como la propiedad de la propiedad intelectual y los gravámenes). Al presentar una divulgación, el inventor permite a la OTC ofrecer asistencia y apoyo durante todo el proceso de comercialización si la universidad afirma su interés en la tecnología.
¿Cómo envío una divulgación?
Las instrucciones y los formularios de divulgación de invenciones están disponibles en formato Word en la sección» Formularios para inventores » de este sitio web. Los inventores deben guardar el documento Word apropiado en su computadora, completarlo y enviarlo a OTC en forma electrónica, seguido de una copia impresa con las firmas de los inventores. Los formularios para inventores se actualizan regularmente; la versión más reciente de cada formulario se encuentra en la página «Formularios para inventores».
Es importante completar la divulgación de la invención por completo, especialmente la información del inventor, ya que la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos requiere la información solicitada. Si tiene preguntas sobre el formulario de divulgación de invenciones, póngase en contacto con el administrador de patentes de OTC.
¿Cuándo está lista una invención para ser presentada a OTC?
Envíe una divulgación de invención tan pronto como determine que su invención es potencialmente patentable o puede tener valor comercial. Las Reglas de Regentes, Regla 90101, requieren que los inventores presenten una divulgación de la invención » before antes de que se divulgue a cualquier parte fuera del Sistema UT, al público en general o con fines comerciales, y antes de publicarla.»En caso de duda, póngase en contacto con un especialista en licencias de OTC para hablar sobre su invención.
En cualquier caso, presentar una divulgación de la invención al menos 60 días antes de la publicación o presentación de la invención. Las invenciones que se divulgan públicamente antes de que se presente una solicitud de patente pueden perder la protección de la patente fuera de los Estados Unidos.
¿Qué se considera una divulgación pública de una invención?
Cualquier cosa que esté fácilmente disponible para el público (un artículo de revista, un resumen, una presentación de conferencia, una sesión de pósters, una publicación en Internet, una propuesta de investigación no confidencial, un comunicado de prensa, incluso una disertación indexada en la biblioteca) que describa las ideas básicas con el suficiente detalle como para que alguien con una habilidad común en el campo pueda hacer y usar la invención.
Mostrar o comunicar estas ideas a una persona que no es inventor de la tecnología y no está vinculada por un acuerdo de confidencialidad también puede constituir divulgación, al igual que vender u ofrecer a la venta un prototipo de la invención.
Nota: Si su invención es el resultado de una investigación o colaboración patrocinada por la industria, el acuerdo de investigación patrocinada (SRA) puede contener un requisito contractual que le da al patrocinador un cierto período de tiempo para revisar la publicación antes de su publicación pública.
Si divulgo públicamente una invención y aún no la he presentado, ¿hemos perdido los derechos de patente?
Sí y no. Los derechos de los Estados Unidos no pueden perderse si la divulgación pública se realizó en el último año; la mayoría de los derechos extranjeros se pierden en la primera divulgación o publicación pública. En los Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos permite un año a partir de la fecha de la primera publicación o divulgación pública para solicitar una patente.
¿Quién debe figurar en la divulgación de la invención como colaborador?
Todos los contribuyentes a las ideas que conducen a una invención deben figurar en la divulgación, incluidos el investigador principal, los asistentes de investigación, los estudiantes, el personal, los científicos visitantes, independientemente de que no sean empleados de UT Austin.
Si la invención fue el resultado de una investigación patrocinada por la industria, ¿todavía tengo que presentar una divulgación de la invención a la universidad?
Sí. Todavía debe presentar una divulgación de invención a OTC y asegurarse de que incluya una lista completa de patrocinadores para esa investigación. OTC notificará al patrocinador de acuerdo con el acuerdo de investigación patrocinada (SRA, por sus siglas en inglés) y realizará comunicaciones con el patrocinador pertinentes para que el patrocinador haga valer cualquier derecho sobre la invención.
En el caso de invenciones resultantes de fondos federales, el investigador principal o el administrador responsable debe informar a OTC de estas disposiciones en la divulgación de la invención; OTC se encarga de la presentación de informes gubernamentales con respecto a las actividades de patentamiento. Si la universidad no solicita protección por patente para la invención, el organismo patrocinador puede optar por hacerlo.
Si la SRA otorga a un patrocinador el derecho de licencia, esto generalmente impedirá que OTC tome acciones independientes con respecto a la licencia de la invención, a menos que el patrocinador se niegue a hacer valer un interés en la invención.
¿ Hay otras razones por las que la universidad podría no ser capaz de tomar medidas independientes sobre una invención divulgada?
Sí. Otros acuerdos con terceros a veces dan a terceros intereses en patentar y/o licenciar invenciones universitarias. Los ejemplos pueden incluir:
- Acuerdos de transferencia de material
- Acuerdos de colaboración
- Memorandos de entendimiento (MOU)
- Acuerdos de estudio conjunto
- Acuerdos de licencia preexistentes
Por esta razón, es importante que el investigador principal o gerente responsable incluya en la divulgación de la invención una lista completa de cualquier relación con terceros.
Si una invención fue desarrollada conjuntamente con otra institución de investigación o una empresa, independientemente de si existe un acuerdo con esa otra entidad, el hecho de la propiedad conjunta afectará la forma en que la invención es manejada por OTC:
- En la propiedad conjunta de las invenciones con otras instituciones de investigación, si no hay ya un acuerdo en vigor que rigen la manera en que la invención serán manejados, OTC se suele entrar en un «acuerdo interinstitucional» con la otra institución que cubre quién será el líder en el procesamiento de la patente y la comercialización de la invención, cómo patentes gastos serán tramitadas y cómo comercialización recaudado será compartida entre las instituciones.
- En el caso de invenciones de propiedad conjunta con empresas comerciales, el acuerdo de investigación patrocinado generalmente regirá el pago de los costos de la patente y los derechos del patrocinador para obtener una licencia para la tecnología. Si no existe un acuerdo de investigación patrocinado, la OTC trabajará con el copropietario para establecer un acuerdo con respecto a la concesión de patentes y la comercialización/concesión de licencias de la invención.
¿Debo presentar una divulgación de invención para una invención desarrollada conjuntamente con otra institución académica o una empresa comercial?
Sí. En ese caso, UT tendrá un interés de copropiedad. Debe presentar una divulgación de invención con la firma del investigador principal de UT y de todos los inventores de UT. Se recomienda encarecidamente obtener firmas de inventores que no sean de UT, pero no es obligatorio para que OTC procese la divulgación.
Si ya he completado el formulario de divulgación de invenciones de otra institución de investigación que es copropietaria de la invención, ¿todavía necesito completar una divulgación de invenciones de venta libre?
Sí. Rara vez, o nunca, existe una correlación de uno a uno de la información sobre formularios de divulgación de invenciones de diferentes instituciones. Sin embargo, al completar la divulgación de la invención de UT Austin, es aceptable adjuntar el formulario completado de la otra institución y hacer referencias cruzadas según corresponda.
¿Necesito completar una divulgación de invenciones para software?
Sí. Independientemente del mecanismo de distribución del software (comercial, de código abierto o de doble licencia), los creadores que deseen distribuir software deben presentar un formulario de divulgación de software. Tenga en cuenta que las divulgaciones de software se evalúan desde el punto de vista de la protección de los derechos de autor, no de la protección de patentes. Algunos programas informáticos también contendrán material patentable; en ese caso, los inventores también deberán completar, firmar y presentar un formulario de divulgación de las ciencias físicas. Los dos formularios de divulgación, software y ciencias físicas, deben hacer referencia entre sí. La OTC debatirá las estrategias de protección de la PI con el investigador principal o el administrador responsable.
¿Qué sucede después de que la divulgación de una invención se envía a OTC?
Después de recibir una divulgación de la invención, OTC se pondrá en contacto con el(los) inventor (es) y proporcionará el número de archivo de UT Austin asignado a la divulgación de la invención. En función de la naturaleza de su ciencia, cada invención se asigna a un especialista en licencias de acuerdo con el sector industrial.
¿Por qué la OTC me solicitaría que proporcionara más datos habilitantes?
La ley de patentes exige que la solicitud de patente incluya una especificación técnica que contenga una «descripción de la invención, y de la manera y el proceso de fabricación y utilización de la misma, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en el arte al que pertenece, o con el que está más relacionada, fabricar y utilizar la misma, y establecerá la mejor manera contemplada por el inventor de llevar a cabo su invención.»Un mero concepto no es suficiente para cumplir con el requisito de «habilitación».
Si el inventor no tiene suficientes datos para respaldar la habilitación, se notificará al gerente responsable y el proceso de revisión de venta libre se suspenderá temporalmente hasta que el inventor tenga suficientes datos. Si el período de suspensión es superior a 90 días, OTC cerrará su expediente sobre la invención. El cierre del expediente no impide que el inventor presente posteriormente una nueva divulgación cuando disponga de más datos habilitantes.